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        從方法論的視角看專利無效宣告請求

        2016-05-17    作者:    瀏覽數:15,345

        本文榮獲二〇一四年度理論成果獎一等獎
                                                             從方法論的視角看專利無效宣告請求
                                                A methodological review on patent invalidation request
                                                                文/王增鑫 閔磊

        【摘要】本文試圖結合方法論,從專利無效宣告請求方的角度出發來看待如何處理一項專利無效宣告請求的問題。文中以簡略介紹必要的專利無效宣告請求的法律規定、法定程序為先導,進一步借助多個翔實的案例,從較為宏觀層面介紹了專利無效宣告程序中證據檢索的思維架構,以及制定和運用無效宣告請求具體理由的策略方法。
        [Abstract] In this article, the author strives to analyze how to handle patent invalidation request problem using methodology and from a perspective of the requester party. Legal regulations and statutory procedures underlying the patent invalidation are explained in advance in this article. In later portion of this article, a number of detailed patent cases are presented to introduce from a macro aspect, methods of establishing evidence finding and collection and, of preparing and operating patent invalidation request strategy throughout the entire invalidation period.
        【關鍵詞】 專利無效 無效請求 無效宣告 無效策略 證據檢索

        不同于德國、美國兩種專利無效宣告程序模式,我國的專利無效宣告程序與日本的做法近似,由作為行政機關的國家知識產權局專利復審委員會(相當于日本特許廳的審判部)審查 。在我國,專利無效宣告程序作為相對獨立的程序可分別與專利申請、民事訴訟、行政訴訟等程序關聯,常因專利侵權民事訴訟而起,是專利侵權民事訴訟案件中的被告化被動為主動,轉而以專利無效宣告請求人的角色對抗專利權人的常用途徑。專利無效宣告請求的結果往往預示著民事訴訟案件的結局。專利權的存續與否,影響到基于該專利權的民事訴訟案件的勝敗,進一步間接影響企業商戰格局。專利無效宣告程序因此幾乎成為每場專利糾紛的必經程序 ,是兵家必爭之地。請求方如何運籌帷幄以決勝于千里之外,正如一場精彩的商戰中的操盤者,擔負著絕地反擊的重任,因此,研究專利無效宣告請求的重要性不言而喻。
        目前業內涉及專利無效宣告程序的策略性課題的研究較為少見,偶有業內同行涉及,多是結合民訴法從形式要件的角度出發進行整理,如左俊杰《專利無效宣告程序中運用證據的策略》 一文和同達信恒公司《專利權無效宣告常用策略簡介》 一文,均著重法律的套用。或有側重實務層面的探討,如《專利性檢索的策略分析》一文與《專利權無效宣告探討》 一文,則尚嫌欠缺系統性和靈活性。有鑒于此,本文嘗試結合方法論 (本文所稱的方法論,簡言之,就是用什么樣的方式、方法來理解和處理專利無效宣告請求的問題。),從專利無效宣告案件中請求方的視角出發,在研究多份案例的基礎上,對請求方主導專利無效宣告請求程序的一般性方法進行初步探究。
        一、專利無效宣告請求的法定理由
        從方法論的視角看待專利無效宣告請求,需要關注作為法定理由的相關規定。根據《專利法實施細則》第六十四條第二款的規定,專利無效的理由是指被授予專利的發明創造不符合專利法第二條、第二十條第一款、第二十二條、第二十三條、第二十六條第三款、第四款、第二十七條第二款、第三十三條或者本細則第二十條第二款、第四十三條第一款的規定,或者屬于專利法第五條、第二十五條的規定,或者依照專利法第九條規定不能取得專利權。
        上述理由是對請求宣告專利權無效理由的窮盡性規定。凡其理由不屬于上述各項之一的無效宣告請求,專利復審委員會不予受理 。上述理由依其適用情況而靈活運用,此處僅簡要給出以便在后續討論中參考。對于發明和實用新型專利而言,被普遍采用的理由主要集中在《專利法》第二十二條,其中尤以“專利三性” 中的創造性為著。“現實中以不具備創造性為理由駁回一件專利申請或者宣告一項專利權無效的情況多于以不具備新穎性駁回一件專利申請或者宣告一項專利權無效的情況。” 因此,本文所論述的無效宣告請求中所涉及的方法也集中圍繞創造性展開。
        二、專利無效宣告請求的法定程序
        從方法論的視角看待專利無效宣告請求,需要了解專利無效宣告請求進行的法定程序,較為重要的程序和時間節點包括:
        1、無效宣告請求的提出
        根據《專利法》第四十五條的規定,專利無效宣告請求的提出日,可以是公告之日起任何時候。“從時間條件來看,本條僅僅規定了可以提出無效宣告請求的時間起點,即授予專利權之后;但是卻沒有規定其時間終點,因此即使專利權因期限屆滿而終止或者在期限屆滿之前就被終止,仍然可以提出無效宣告請求。” 實踐中,多數的無效宣告請求是基于請求人成為民事訴訟案件中的被告而反擊提出的。這種情況下,出于民事訴訟案件中應訴策略的需要,通常,專利無效宣告請求的提出,是在收到民事訴訟《應訴通知書》之日起15天之答辯期內完成。一般采取向專利復審委員會面交無效宣告請求書的方式以便快速拿取《無效宣告請求受理通知書》,以此為依據向民事法庭申請中止相關民事訴訟案件的審理。
        2、增加理由或者補充證據
        自提起無效宣告請求之日起一個月內,為依據《專利法實施細則》第六十七條規定的增加無效理由或補充證據的期間,依法不得延長。該期間也是請求人檢索證據的最后時間段,在該期間,請求人需提出全部無效理由和證據,并結合理由和證據進行說明 ,否則相關理由和證據將可能被視為未提出 。另外值得注意的事,外文文獻的中文翻譯件也應在此期限內全部提交。
        3、口頭審理階段
        應專利復審委員會通知,請求人與專利權人于指定的日期參加口頭審理,進行證據調查和辯論。口頭審理階段是請求人充分陳述、解釋自身觀點,闡明各項無效理由及證據的的關鍵環節。
        4、作出審查決定
        實踐中,口審后半年左右的時間內,當事人會收到專利復審委員會作出的《無效宣告請求審查決定書》。根據《專利法》第四十六條的規定,當事人不服專利復審委員會做出的決定的,可以于收到通知之日起三個月內向指定管轄的北京市第一中級人民法院提起行政訴訟,從而啟動后續的行政訴訟程序;期限屆滿未提起行政訴訟的,該審查決定即告生效。
        以上過程是專利無效宣告程序的一般過程,其中,第1、2環節為執行證據檢索與制定無效請求策略的最佳時期,第3環節為充分說明闡釋事實和理由的時期,也是無效請求策略得以全面發揮的時期,第4環節則為本場無效宣告程序終結、驗證上述無效請求策略的時間節點。發起專利無效宣告請求時,宜以該過程為時間軸,把握各項解決問題的思維和策略的運用。
        三、專利無效宣告請求證據檢索思維架構的構建方法
        “工欲善其事,必先利其器”。發起無效宣告請求,不考慮單純為拖延訴訟的目的 和專利權人的特殊目的 ,請求人均期望成功無效專利的目標權利要求。專利權能否被成功無效,在根本上取決于證據的檢索和獲取。在有限的補充證據期限內搜集到足以推翻被請求案的目標權利要求的穩定性的證據,對專利無效宣告請求而言是至關重要的。
        從方法論的視角看專利無效請求,在直到《專利法實施細則》第六十七條規定的增加無效理由或補充證據的期間終止之前的證據準備階段,需要從宏觀層面上搭建用于指導證據檢索的思維架構,在該架構的指導下落實證據檢索工作。實踐中,可依照如下三個層次的思維導向構建證據檢索思維架構以確定相關證據:
        (一)掌握廣征博引的思維導向,圈定目標數據源
        數據庫(源)是否合適、檢索策略得當與否,是影響證據檢索效果的重要因素 。數據源的選定是進行專利無效宣告證據材料搜集的基礎工作,強大的舉證能力離不開豐富的數據源,不同的數據源可能對應于不同的文獻類型,從數據源中獲得記載或揭示被請求案的某些技術特征的文獻是證據檢索的直接目標。
        用于專利無效宣告請求的證據的文獻在《審查指南2010》中被定義為專利文獻和非專利文獻兩種類型 ,本文參照該定義,按數據源的獨立程度分為如下幾種類型:專利文獻、科技論文、公開出版物(期刊、雜志、行業廣告等)、工具書與教科書等。以下簡要介紹各種文獻類型及其相關數據源的特點:
        1、專利文獻
        專利文獻存在于獨立的專利數據庫中,其在無效宣告請求程序中的應用最為廣泛,其數據源也最為豐富,技術方案最新,多數國家或地區尤其是“七國兩組織 ”均提供該國/地區的專利數據庫供公眾免費下載,其中以歐洲專利局提供的數據庫 最為便利和全面,具有涵蓋“七國兩組織”的專利文獻匯總。國內也有多家免費數據源。所有這些免費數據源,主要通過網頁檢索的方式提供給公眾免費下載,均因網頁智能化程度不足而存在檢索和管理上的不便。如檢索量較大時,宜采用需要付費的商業數據源或專用的檢索工具進行作業。較早前的專利文獻,通常集中在歐美國家,因此,重點關注發達國家的專利數據庫,有助于提高檢索效率。
        2、科技論文
        科技論文也有多家專門的數據源。科技論文屬于非專利文獻的一種,其體裁要求與專利文獻不同。實踐中,科技論文理論價值高,但技術細節深入的程度有限,較少完整地揭示發明創造的詳細技術特征,偶有揭示,常常語焉不詳、意猶未盡,甚至出現虛假和錯亂。例如,韓國科學家黃禹錫2005年5月發表在美國《科學》雜志上的關于利用患者體細胞克隆胚胎干細胞的技術,后經調查證明純屬造假 。因此,確定科技論文用作無效宣告請求的證據時,常需結合公知常識進行論述,這種情況應當引起警惕。專利局審查員有確定本領域慣用技術手段的實際話語權,因而常見審查員在科技論文的基礎上結合自己的邏輯論述進行充分自由的發揮,論證專利的新穎性和創造性 。但無效宣告請求中的任何一方均無這種優勢,依據誰主張誰舉證的原則,如果一方要在文獻的基礎上結合邏輯分析論證慣用手段或其它公知常識,而對方當事人不予接受時,則存在較大的風險 ,往往難被合議組采信。
        3、公開出版物
        期刊、雜志、廣告等類似形式,較少被采用,除部分被收集到科技論文數據源中外,并沒有統一集中的數據源,部分以藏書形式常見于各地圖書館。這一類型的文獻所公開的信息量一般更少,比照科技論文,較少能形成有力的證據。另一方面,部分類型存在難以確定公開日和公開方式的問題,難被采信。如涉及域外證據時,還需進行相對繁瑣的域外公證等手續 ,較為不便,因此應謹慎選擇使用。
        4、工具書和教科書
        關于工具書和教科書,其數據源較為離散多樣。《審查指南2010》中將這兩種文獻類型定義為公知常識的兩種基本形式,其中工具書可以是技術手冊、技術詞典等 。限于該些文獻類型所固有的特點,“……對一些在實踐中廣泛采用卻又沒有在教科書、技術詞典、手冊中載明的特殊的公知常識進行舉證是非常困難的” ,難以期望通過工具書或教科書之類的文獻來等同于被請求案的全部或部分技術特征,而請求人借助充分說明主張公知常識的權利又受制于專利權人 ,因此,工具書和教科書,通常只作為無效請求證據的一種輔助形式加以運用。
        除以上不同類型外,還有其它證據鏈構造方法用于構造專利無效請求的證據,因其情況特殊,較少采用,沒有數據源的概念,故不涉及。
        以上各種不同的文獻類型及其數據來源,均有自身優勢,并行存在是可行的,有時甚至是必要的。實施證據檢索時,應以廣征博引的思維導向確定數據源,適宜采用多種不同類型的證據進行結合,以達成無效專利的權利要求的目的 。無論如何結合,請求人清晰的邏輯思維能力是不可或缺的。只有了具備清晰的邏輯思維能力,才能更好地運用上述不同形式的證據來源。
        (二)運用時空縱橫的思維導向,確定證據檢索范圍
        一篇授權專利公告中,涉及的權利要求可能多達幾十項,并且,隨著國內專利申請文件撰寫水平的日益提高,一份權利要求書中,權利要求的布局往往既會考慮橫向因素,如產品與方法權利要求并行,也會考慮縱向因素,多層次限定細化技術特征。因此,無效宣告請求人在檢索證據之前,應通讀專利公告全文對該專利進行全局把握,以其技術領域為基準,從以下兩條思路入手確定證據檢索范圍:
        首先,需要具有把握被請求案所涉技術領域在時間上的沿革的縱向思維。
        縱向思維是指基于被請求案所要求保護的權利要求的技術方案的技術演進歷程,以時間線為主軸進行證據檢索的一種思維。“對于一項發明,最接近的現有技術可能不止一個” ,每件專利,循其技術領域的技術沿革歷程,能發現前人累積的大量的技術細節,而這些細節便是被請求案的鋪墊,或者揭示了被請求案權利要求的區別技術特征的技術啟示,或者直接等同于被請求案權利要求的區別技術特征,只要細心檢索,大多數情況下都能有意外收獲,獲得有助于當前專利無效宣告請求的相關證據。
        案例一
        4W100867號無效宣告請求案,發明創造名稱:可變相位移相器,專利號:00815637.9,專利權人:安德魯責任有限公司,請求人:京信通信系統(中國)有限公司。專利復審委員會于2012年7月11日作出第19006號《無效宣告請求審查決定書》 。該案中,請求人引用了US2961620A號專利公告(Phase shifter for high frequency transmission line,移相器用高頻傳輸線)作為最接近的現有技術,其公開日為1960年11月22日,直接上溯到距今50多年前,將移動通信天線中的移相器的技術溯源直推至上世紀中期,其跨度可謂久遠。
        其次,需要具有把握被請求案所涉技術領域在空間上擴展的橫向思維。
        橫向思維是指基于被請求案所要求保護的權利要求的技術方案的技術領域,以其中所涉對現有技術做出貢獻的技術特征為依據,向可能應用該技術特征的相關技術領域空間性延伸進行證據檢索的一種思維。橫向思維較為適用于評價專利創造性的場合,《審查指南2010》并未明文限定禁止不同技術領域的證據的運用,反而給出了“相近和相關技術領域”的開放性規定 ,因此,在技術啟示的引導下,橫向拓展其它技術領域,向相關領域借用證據,是可行且有效的。
        案例二
        2008年5月17日由江西百勝門控設備有限公司提起請求的,發明名稱為“無軌感應電動伸縮門”,申請人為涂啟純等,專利號為ZL03113848.9,無效案號為W402173的專利無效宣告請求案中,請求人引入US4361202號專利公告作為證據,該專利公開一種自動化路面運輸系統,與被請求案所要求保護的主題本不屬相同技術領域,由于該證據采用了自動導航系統,該自動導航系統與被請求案的區別技術特征運用了相同的技術原理和高度一致的技術特征。請求人于是通過主張兩者在本質上同屬電控原理而獲得結合的合理性,繼而利用合乎邏輯的推理將該份證據與其它證據相結合,主張相關權利要求不具有實質性特點和進步,從而不具備創造性,不符合專利法第二十二條第三款的規定。該主張獲合議組采信,從而促使專利復審委作出將被請求案的全部權利要求宣告無效的審查決定 。
        可見,從技術領域入手,以縱向思維確定證據檢索的時間域,以橫向思維確定證據檢索的空間域,兩者相結合即可形成證據檢索的具有全局視野的時空縱橫思維導向,據此思維導向可確定更為合理的證據檢索范圍和相關指引,提高證據檢索的效率。
        (三)秉持精益求精的思維導向,命中最佳證據集
        案例三
        韓國扎爾曼公司的中國分公司,深圳思名燁科技有限公司,于2009年針對ZL 200620014919.7(發明名稱:熱管散熱器,專利權人:杜建君)提起專利無效宣告請求。被請求案的權利要求1要求保護一種熱管散熱器,所述熱管散熱器包括:具有吸熱部和與所述吸熱部彎曲連接的散熱部的熱管以及支撐所述熱管的基座,其特征在于:所述基座的一側面上設置有溝槽,所述熱管的吸熱部通過擠壓夾持在所述溝槽內 。
        請求人向代理人提供了由國家知識產權局專利檢索咨詢中心形成的檢索報告,該報告引用了若干對比文件,其中對比文件1:CN2694359(發明名稱:熱管散熱裝置)與對比文件2:CN2500070(發明名稱:散熱裝置)共同結合用于評價權利要求1無創造性。該報告正文中記載:“對比文件2公開了一種散熱裝置,包括導熱柱10、熱管20和基板40,其中導熱柱10的一端通過沖壓的方式與基板40過盈配合。對比文件2與對比文件1所屬技術領域相同,沖壓和擠壓都是為了使材料產生塑性變形,根據對比文件2公開的信息,本領域技術人員容易想到在對比文件1中,熱管的蒸發部可以通過擠壓的方式達到與溝槽的過盈配合……(筆者注:因此權利要求1無創造性)”。
        經代理人詳細分析并模擬開庭后,發現報告中“沖壓和擠壓都是為了使材料產生塑性變形”一句的邏輯不夠嚴謹,對于無效宣告請求而言,采用這種論述很難得到合議組的支持,也容易成為專利權人的標靶,遂果斷棄置該份檢索報告,另行檢索證據。后以兩份全新的證據,即CN2802422Y(發明名稱:熱管散熱器)與CN2691054Y(發明名稱:熱管散熱裝置)相結合推翻該權利要求的創造性,后續的從屬權利要求也隨之被無效 。
        從該案例可以看出,邏輯分析應貫穿于證據檢索的全過程,請求人應當具有精益求精的思維導向,在檢索證據過程中不斷評價各項證據進行結合的可行性和這種結合邏輯的嚴謹程度,一旦發現證據效力不足,應當果斷將之淘汰,重新檢索和評價各項證據,直到找到最為合適的結合方案為止,最終命中最佳證據集。
        上述各種思維導向中,“廣征博引”確立了數據源的選用,“時空縱橫”確立了檢索范圍的廣度和深度,“精益求精”則確立了嚴謹的檢索評價態度,通過三者結合,綜合運用,建立起證據檢索思維架構,指導于實踐,自可事半功倍。
        誠然,證據檢索的操作過程中,關鍵詞的設計也需要講究一定的技巧,對于證據檢索手段自有其靈活的種技巧和方法,但是,無論在細節上如何靈活變化,而在宏觀層面上,證據檢索的思維導向卻基本不脫離以上各點的精神。至于如何提高證據的命中率與可靠性,依然需要依賴于作業者的經驗和智慧。只有經歷嚴謹可靠的證據搜集過程,才能給之后策略的靈活制定并運用帶來便利。
        四、專利無效宣告請求的策略及其運用方法
        從方法論的視角看專利無效宣告請求,需要進一步了解專利無效宣告請求的綜合策略制定及其運用方法。
        作為擔綱一項專利的無效宣告請求的方案制定者,首先應當能熟悉運用《專利法實施細則》第六十四條第二款規定的各條專利無效請求理由,在分析被請求案的過程中,漸進論證各條專利無效請求理由與被請求案權利要求相結合的可行性,確定用于無效宣告請求最為有利的理由(必要時結合初步證據),進一步盡可能多地確定其它可以起輔助作用的從屬理由,每條無效請求理由即為一條軸線,以此為基礎展開整個無效宣告請求具體實施方案的制定,包括各種理由的優先次序和穿插關系的確定、證據的檢索和運用方法、庭審的應變方案等 。
        相對于專利權人在無效宣告請求中的被動地位而言,專利無效宣告請求人具有更為靈活多樣的策略,這些策略均服務于同一目的,即將被請求案的目標權利要求全部無效。因此,了解和運用這些策略,對專利無效宣告程序至關重要。如下結合若干案例,對各種策略稍作提取概括:
        (一)多線并行,攻其不備
        通常,提起無效宣告請求時,應當包含多條專利無效請求軸線,確定對自己最為有利的一條作為庭審時的主軸,以引導合議組和專利權人按照請求人的預定思路展開辯論。當主軸線被擊潰時,應有其它輔助軸線加以支持,以便請求人繼續控制庭審思路的主導權,達到影響合議組和專利權人思路的目的,最大程度地避免請求人自身陷于準備不足的不利境地。
        在一項專利無效宣告請求中設計多條軸線,可以起到聲東擊西的效果。利用書面材料對多條軸線之間的重要性進行混淆,彰顯次要軸線,隱藏主軸線,松懈專利權人,而在口審時則顯露主軸線,出其不意,直攻要害 。在京信公司無效美國安德魯公司的系列案件中,請求人充分運用了這一策略。安德魯公司題為“天線控制系統”的系列專利,先以母案ZL95196544.1進入中國,后通過分案分離出另外四件同名專利,先后均被授權。安德魯“天線控制系統”中的母案涉及天線控制系統的發明主題部分先被吳慧瑛,后其分案之一也被京信公司成功無效。無論哪一件專利,請求人均運用了多條專利無效宣告請求理由。
        案例四
        2006年11月29日,請求人吳慧瑛針對專利號為95196544.1(母案)、名稱為“天線控制系統”(下稱涉案專利)、專利權人為安德魯公司(筆者注:曾經多次變更)的發明專利,以涉案專利不符合《專利法實施細則》第二十條第一款(筆者注:舊法)以及《專利法》第二十六條第四款、第二十二條第二款等理由向專利復審委提出無效宣告請求。經審查后,專利復審委作出第10009號決定 ,以權利要求14至24不符合《專利法》實施細則第二十條第一款為由,宣告涉案專利部分無效。
        安德魯公司不服上訴決定,上訴至法院,后北京市第一中級人民法院撤銷上述決定,專利復審委與請求人提起上訴,北京市高級人民法院維持一審判決,專利復審委員會依法重新成立合議組重新進行審理。2009年10月28日,專利復審委作出第14048號決定 ,以權利要求14至24不符合《專利法》第二十六條第四款的規定為由宣告涉案專利部分無效。專利權人再次上訴到法院,北京市第一中級人民法院和北京市高級人民法院分別作出支持第14048號決定觀點的判決書,宣告涉案專利權部分(筆者注:為請求人期望無效的全部目標權利要求)無效。
        可見,該案經過兩輪無效宣告程序,每輪程序均走完后續的整個行政訴訟程序,第一輪中專利復審委以《專利法實施細則》第二十條第一款為由作出無效宣告請求勝訴決定,但因專利復審委員會適法不當而遭法院駁回,發回重審。第二輪重審時,請求人突出適用的理由,專利復審委員會調整適用的法律,以《專利法》第二十六條第四款加以適用,并陸續得到兩審法院的支持,請求方獲得全案完勝的戰果。
        正因該案撲朔迷離、迂回曲折,2011年,該案被評為全國十大無效案件之一,官方在其新聞稿 中指出:“本案的審查及相關訴訟程序得到了中國內地及中國香港多家媒體的極大關注,有效提升了廣大社會公眾對我國專利復審無效審查制度的認識,對我國企業在全球范圍內打破專利壁壘提供了經驗支持”。
        由此可見,無效宣告請求中組合多項無效宣告請求理由,多線并行,多管齊下,較為保險。需要注意的是,多項無效宣告請求理由的提出,不可援引失據,也不可亂搬亂套,而應是在詳細分析了被請求專利和所用證據之后做出的合理采用。
        (二)巧辟蹊徑,直攻要害
        盡管多數專利是小步前進的,容易找到相關的技術特征加以無效,但仍然有部分專利是較為基礎的技術原創,業內相對性地稱之為基本專利 。對于此類專利,請求人花費大量的時間用于證據檢索,最終可能一無所獲,以致心灰意冷。實踐證明,真實情況并非如此悲觀。
        根據目前的國際工業格局來看,具有技術原創性的基本專利,大多源自西方發達國家,是時下“專利壁壘” 形成的根基。這些國家的申請人,通常優先在本國內進行專利申請,然后通過《巴黎公約》和/或《專利合作條約》的途徑進入其它國家,包括中國。例如前述安德魯公司的系列專利至少進入了美國、中國、巴西、歐洲等國家/地區進行專利申請。這種情況下,在后申請必然會主張原始申請的優先權。有時,一件在后申請會主張多件在先申請的優先權。無論優先權個數多少,只要主張了優先權,在優先權日與申請日之間便構成了時間上的空窗期。空窗期的存在,為無效請求策略的制定提供了入口。重視這一空窗期,確認并利用被請求案對優先權的誤用,有助于進行證據檢索和制定獨特的請求策略。
        《審查指南2010》關于優先權核實的一般原則部分 指出“審查員應當把在先申請作為一個整體進行分析研究,只要在先申請文件清楚地記載了在后申請權利要求所述的技術方案,就應當認定該在先申請與在后申請涉及相同的主題。審查員不得以在先申請的權利要求書中沒有包含該技術方案為理由,而拒絕給予優先權。”“如果作為優先權基礎的多件外國或者本國的專利申請,分別記載了不同的技術特征,而在后申請的權利要求是這些特征的組合,則多項優先權不能成立。”據此可以推定,只要某件在先申請未涵蓋在后申請所要求保護的權利要求的全部技術特征,則在后申請的該權利要求便不能主張該在先申請的優先權。這種情況下,在后申請的優先權主張盡管形式上相對于該在先申請是成立的,但實質上可經專利復審委員會核實后確認該優先權主張相對于該在先申請而言并不成立。優先權主張一旦被推翻,則在后申請所主張的優先權日也可能得不到支持,由此也將影響空窗期的實際時間跨度。
        常見的錯誤主張優先權且導致在后申請的空窗期發生變化的情形如下:
        (1)在后申請主張了單件在先申請的優先權,但在后申請所要求保護的權利要求的所有技術特征只有部分出現在其所主張的單件在先申請中,這種情況下在后申請的該權利要求所主張的優先權不成立。
        (2)在后申請主張了申請日相同或不同的多件在先申請的優先權,但沒有一件在先申請涵蓋了在后申請所要求保護的權利要求的所有技術特征,這種情況下在后申請的該權利要求所主張的所有優先權均不成立。
        (3)在后申請主張了申請日不同的多件在先申請的優先權,但有至少一件在先申請并未涵蓋在后申請所要求保護的權利要求的所有技術特征,這種情況下在后申請的該權利要求所主張的該件未涵蓋所有技術特征的在先申請的優先權不成立。
        以上便是誤用優先權的并導致在后申請的空窗期隱含先天缺陷的幾種情形。無效宣告請求中,請求人可對照上述情形,利用被請求案的專利公告文本與作為其優先權基礎的在先申請的專利申請文件進行比對分析,從而做出在后申請的權利要求的優先權主張是否成立的預判,以期完全消除或縮短在后申請的空窗期,擴展證據檢索的時間跨度,為找到更有力的證據創造機會。
        通常,將空窗期的先天缺陷轉化為請求策略的優勢主要有如下兩種情況:
        第一種情況是先完全消除空窗期再行突破。
        現實中,部分申請人、代理人等對優先權的理解不透徹,或在申請專利階段思慮不周,故而形成漏洞。北京戈程知識產權代理有限公司在其《淺析專利申請中的本國優先權》 一文中指出:“由于目前核實優先權的要求與超范圍的審查要求相比較為寬松,所以通過要求本國優先權的方式來重新撰寫權利要求從而獲得比較理想的保護范圍,與前幾種方式相比,具有更高的可行性。”該文視制度設置為策略入口,故意以超范圍的修改為手段對作為優先權基礎的在先申請進行修改,擴充權利要求保護范圍后,作為在后申請重新提出。運用這種所謂的策略無疑是高風險的,這種情況下,無論其主張的優先權有多少項,由于其所采用的策略存有先天缺陷,故往往導致在后申請的優先權主張得不到實質上的支持,從而優先權主張成為完全消除空窗期的標靶。
        這種情況下,一旦有人在空窗期內申請或公開了與在后申請相同或相近的技術方案,雖然在后申請已在形式上主張了在先申請的優先權,然而,經核實優先權并確認優先權不成立后,上述空窗期內申請或公開的技術方案仍然可以導致在后申請不具有新穎性或創造性。
        第二種情況是先嘗試縮短空窗期的跨度再行突破。
        這種情況主要適用于主張多項優先權的被請求案,通過縮短空窗期的時間跨度,可以為證據檢索范圍爭取到更接近被請求案的申請日的一段時間,而與被請求案申請日越接近的文獻,其所揭示的技術方案(特征)與被請求案的技術方案(特征)的近似度就越高,理論上對被請求案的威脅就越大。以下請參閱京信公司與安德魯公司系列專利糾紛案件中天線控制系統分案的案例:
        案例五
        前述的京信與安德魯系列案件中,其分案(被請求案)之一,發明名稱:天線控制系統;專利號:02118420.8。該案隨其母案主張兩份新西蘭的申請的優先權,兩份申請的公告號分別為(1)NZ264864與(2)NZ272778,申請日分別為(1)1994年11月4日與(2)1995年8月15日。形式上,被請求案的優先權日可以追溯到最早的優先權日,即1994年11月4日。
        被請求案全案核心的獨立權利要求1要求保護:
        一種蜂窩基站通信系統,包括:
        多個被驅動的天線陣,所述天線陣產生可控制的波束;和
        同樣多個移相器,其可運行地耦合到所述多個天線陣;以及
        控制器,其耦合到所述天線陣,用于控制所述多個波束的傾角。
        請求人檢索到的部分證據如下:
        證據1為專利文獻:WO9510862,A VARIABLE DIFFERENTIAL PHASE SHIFTER(可變差分相位移相器),公開日:1995年4月20日,與被請求案為同一申請人,但公開日落在被請求案的兩項優先權的申請日之間,故需核實被請求案的優先權。
        證據2為1991年發表的科技論文,公開一種蜂窩通信天線微帶基站 。
        請求人通過比對發現,被請求案最早的優先權申請中,并未包含獨立權利要求中的“控制器”這一技術特征,也不存在解決權利要求1中的控制器所要解決的技術問題的技術啟示。根據《審查指南2010》關于優先權核實的相關規定 ,被請求案優先權日不能主張最早的優先權申請(1)NZ264864的申請日,而至多應被推遲至優先權申請(2)NZ272778的申請日。根據這一準確預判,請求人縮短了被請求案的空窗期,果斷引入證據1,用于評價獨立權利要求1的創造性。
        據此,證據1被確定為最接近的現有技術,被請求案的獨立權利要求1與證據1相比較后的區別技術特征為:控制器,其耦合到所述天線陣,用于控制所述多個波束的傾角。重新確定權利要求1所要解決的技術問題在于:實現對通信系統中的多個天線陣的集中控制管理。
        而證據2恰恰公開了上述區別技術特征,證據2所公開的記載揭示了利用控制器對多個天線陣的波束下傾進行調節以實現集中控制的方案,給出了將證據2所公開的上述區別技術特征應用于證據1以解決上述技術問題的技術啟示,故被請求案的獨立權利要求1不具備突出的實質性特點和顯著的進步,不符合《專利法》第二十二條第三款的規定。
        合議組采信請求人的上述以及隨附的后續主張,從而作出審查決定 ,宣告被請求案全部權利要求無效。專利權人隨后啟動行政訴訟程序,先后經兩審終審,均敗北而歸。與被請求案相關的專利侵權民事訴訟自然不攻自破,京信公司在本案中完勝。
        案例五顯然是對縮短被請求案的空窗期的最好詮釋。該案的勝訴,請求人對無效宣告請求的巧辟蹊徑的策略運用雖功不可沒,然而對時下執業的代理人與專注創新的專利權人也具有警示作用。“優先權原則源自1883年簽訂的《保護工業產權巴黎公約》,目的是為了便于締約國國民在其本國提出專利或者商標申請后向其他締約國提出申請” 。然而,無論是第一種情況中對優先權的濫用,還是第二種情況中對優先權的忽視,均可能成為不利于專利權人自身的因素,不合理地設置優先權、隨意穿插遞交內容相近的專利申請,最終可能搬起石頭砸自己的腳。
        與上述幾種情況相關的案例應不常見,亦不鮮見,不管如何,這種巧辟蹊徑的無效宣告請求策略的地位卻不容置疑,靈活運用各種無效請求策略當然也應包括對優先權的全面兼顧。
        (三)以子之矛,攻子之盾
        一件授權專利能否在其法定期限內不被宣告無效,除決定于其技術含量外,專利申請的撰寫質量和申請策略,也在一定程度上決定了專利的穩定性 ,因此,認真對待每一件專利,是每位代理人和申請人應當共同重視的問題。
        1、專利申請撰寫質量不佳所導致的自相矛盾
        撰寫質量不佳的專利,特別是存在技術方案前后矛盾的專利,有兩方面的弊端,一方面由于其技術方案本身模棱兩可,往往很難直接找到可以將之無效的證據,而其在民事訴訟案件中卻可能被任意解釋而濫用;另一方面雖可動用如《專利法》第二十六條第三、四款之類的形式條款加以無效,但合議組卻往往難以把握尺度而無法做出可預期的決定。這種專利的存在,對請求人和專利權人,孰利孰弊,不得而知。而專利無效宣告請求中,基于這一現實問題,采取相應的策略,卻不失為一種選擇。
        案例六
        被請求案專利號:ZL200420104960.4,發明名稱:鼠標功能狀態記錄顯示裝置,專利權人:張原榮。請求人東莞宏笙電子有限公司經分析發現被請求案權利要求1、5不符合專利法第26條第3款的規定,具體為:
        (1)在圖1A中,有線鼠標微處理器與萬用總線控制單元之間通過有線鼠標感測影像處理器相連接,而圖1B顯示的連接關系說明有線鼠標微處理器與萬用總線控制單元是直接電性連接的,這是前后矛盾的。且圖1B的電路圖中,顯示單元的兩個二極管D1和D2是直接與鼠標感測影像處理器(包含于U3)電性連接的,而非權利要求書、說明書、圖1A和圖2中的顯示單元與有線鼠標微處理器電性連接的關系。
        (2)權利要求1和5中均涉及“鼠標感測影像處理器(34、12)”,但本專利說明書沒有對該特征作出任何解釋,本領域技術人員無法知道該特征在該技術方案中起到何種作用,以及與其它部件之間存在何種聯系。在說明書未界定該概念以及未充分公開其更具體的技術方案的前提下,本領域內普通技術人員即使知道光電鼠標的工作原理,也無法確定被請求案的權利要求想要達到的保護范圍。
        (3)本領域技術人員無法知道鼠標感測影像處理器(34,12)在后續權利要求2、6中與位移偵測單元(38,16)之間的關系,位移偵測單元采用何種手段進行偵測也不可知;在圖2和圖1A中,位移偵測單元是將其偵測的位移單向間接傳輸給鼠標感測影像處理器的;本專利通過有線鼠標感測影像處理器后發送給萬向總線控制單元,有線鼠標感測影像處理器所起作用不清楚?
        由此請求人認為被請求案整體邏輯混亂,根據《專利法》第二十六條第三款的規定,說明書應當清楚地記載發明或者實用新型的技術方案,詳細地描述實現發明或者實用新型的具體實施方式,完整地公開對于理解和實現發明或者實用新型必不可少的技術內容,達到所屬技術領域的技術人員能夠實現該發明或者實用新型的程度,而被請求案顯然不符合該款規定,故請求專利復審委員會宣告被請求案全部權利要求無效。
        盡管在后續專利復審委員會作出的第13159號無效宣告請求審查決定 中,并未支持請求人的這一主張,然而,當事各方對本案仍存有爭議,請求人未繼續行政訴訟的法律救濟途徑,致本案無司法上的公論。但是,毫無疑問,本案的申請文件無可辯駁地存在多處自相矛盾的描述,利用這些自相矛盾制定無效宣告請求策略,也是專利無效宣告請求應具備的思路之一。
        案例七
        作為得不到合議組支持的案例六的反例,阿托伐他汀無效宣告請求案 也以專利法第二十六條第三款為理由,以說明書的自相矛盾事實為依據,成功無效輝瑞公司的子公司沃尼爾?朗伯公司所持有的ZL 96195564.3號專利。
        2、不確當的專利申請策略埋下的本可避免的隱患
        案例五安德魯公司系列專利中的分案(ZL 02118420.8)的無效宣告請求一案中,請求人所引用的證據1 ,也與該案例的被請求案為同一專利權人即安德魯公司持有。正因安德魯公司未注意到其被請求案的優先權主張得不到實質支持以及未注意到證據1的公開時間落在被請求案的空窗期內這一問題,而導致證據1的公開日剛好落在安德魯公司的被請求案的空窗期內,造成被請求案的空窗期被縮短的事實,才最終導致被請求案被成功無效。因此,猶如案例五,利用專利權人在系列專利申請階段埋下的隱患,用專利權人自身的專利文獻攻擊專利權人的涉案專利,某種意義上,也適用以子這矛、攻子之盾的請求策略,同理可資借鑒。
        可見,諸如此類的案例,基于專利申請文件自身撰寫的缺陷,或專利權人自身埋下的一些隱患,以子之矛,攻子之盾,也是提出無效宣告請求時不可忽視的策略。
        (四)他山之石,可以攻玉
        隨著全球化的步伐加速,企業的專利布局所涉地域范圍也越來越廣,不管是國外企業還是國內企業,同一專利進入多個國家或地區進行同步申請已非常普遍。雖然各國專利審查標準不一,終究大同小異,因此,針對同一發明創造,一個國家的審查可能影響到另一國家的審查,是不爭且可預期的事實。尤其是“專利審查高速公路 ”建立之后,這種現象將越來越直觀。
        專利經授權公告后,后續可能發生的審查只能被后置于無效宣告程序中,因而,無效宣告請求人無形中擔任了公眾審查員的角色。是故,對于在多個國家進行申請的同一發明創造的專利家族 的成員而言,在發起無效宣告請求時,除了可以運用其他策略對被請求案發難外,還可根據上述原理,查尋與被請求案相關的專利家族成員在相應國家的法律狀態,以及獲取這些成員在各國的中間審查過程文件,在其中發現有利的證據加以利用,同樣可以起到事半功倍的作用。
        前述案例一可變相位移相器案,經過兩輪專利無效宣告請求程序,在第一輪無效宣告請求程序中,請求人主張被請求案權利要求1中平行導體上存在的氧化物涂層耦合表面的設置為公知常識 并論述其理由。但由于請求人并未能在法定時間內獲得支撐該主張的有效證據,故而該主張未能獲得專利復審委員會的認同。請求人后續調閱了歐洲專利局審查中間過程文檔,文檔揭示歐洲專利局審查員在其審查意見中指出在金屬鋁表面涂覆氧化物涂層使其具有耐腐蝕、耐摩擦從而防止平行導體之間的相互調制的作用是為公知常識。而申請人收到該審查意見后,遂放棄對該審查意見的答辯,該案在歐洲專利局知難而退。基于這一事實的啟發,請求人確信公知常識證據的存在,于是繼續檢索證據,經過不斷努力,終于發現與該所稱的公知常識相關的WO97/46738A1號PCT國際申請文獻(證據2,公開日:1997年12月11日)。請求人從而發起第二輪專利無效宣告請求,最終專利復審委員會在2014年2月26日作出的無效宣告請求決定書 中宣告被請求案的全部權利要求無效。在該決定書的決定要點中記載有“如果權利要求請求保護的技術方案和對比文件相比存在區別特征,然而所述區別特征的一部分屬于公知常識,其余部分在另一篇對比文件中被公開,現有技術整體上給出了解決重新確定的技術問題的技術啟示,則該權利要求相對于兩篇對比文件與公知常識的結合不具有突出的實質性特點和顯著的進步,因而不具備創造性”。
        前述案例五天線控制系統分案中,由于新西蘭的兩份優先權申請為該國的臨時說明書 ,而該國未通過網站之類的公開途徑提供臨時說明書的專利文獻,并且經向該國專利主管機關咨詢,該國為臨時說明書的專利文獻副本的獲取設置了多重不便于外國人操作的障礙。所幸的是,請求人通過比對歐洲專利局的審查過程中間文件發現該局已經調取了兩份優先權基礎的原始申請的全部文件,因此直接加以使用,對被請求案的優先權主張是否成立進行準確的預判,獲得柳暗花明的收效。
        由以上兩個案例可知,各國對同一發明創造做出不同的審查結果,有專利法異同的客觀因素,也有審查員的人為主觀因素,其成因不能一概而論。但是,一個國家對同一發明創造所做出的審查意見,對其他國家的無效宣告請求的借鑒作用卻不容否定。前述案例一中,受歐專局的審查意見啟發而獲取的證據2在第二輪無效宣告請求中發生了實質性的影響;案例五中,歐專局中間過程文件所留存的兩份優先權基礎文件對該無效宣告請求案的影響也是決定性的。由此可見,對于相同發明創造而言,其他國家的專利主管機關所作出的審查意見,對評價本國專利穩定性具有不容否定的借鑒作用。
        綜觀上述四點無效宣告請求策略,其運用不應脫離證據檢索過程中所運用的思維導向,運用者宜將證據檢索思維導向與無效宣告請求策略相滲透進行,以期相輔相成、相得益彰。證據檢索思維導向是無效宣告請求策略的基礎,而無效宣告請求策略則是證據檢索思維導向的更高位階的指引。證據檢索的結果影響到請求策略的運用,而請求策略的運用又進一步規整證據檢索過程。總之,證據檢索思維導向與無效宣告請求策略是無效宣告請求案件的兩個不可相互孤立的環節,無效宣告請求的成功與否,除被請求案的權利要求所要求保護的技術方案確屬重大的發明創造之外,很大程度上取決于該兩個環節的契合程度,靈活運用證據檢索思維導向和無效宣告請求策略將大大提高無效宣告請求的成功率。
        五、結語
        本文介紹了專利無效宣告程序所運用的法定理由及其所經不同階段,進而介紹如何通過構建無效宣告請求的證據檢索思維架構,并詳細介紹各種無效宣告請求策略及其運用方法,尤其是結合了一些筆者實踐中經歷的案例進行介紹,是從方法論的視角對如何處理專利無效宣告請求的一種嘗試性探索,愿與業內精英共同探討。
         

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